признание лицензионного договора недействительным судебная практика

Признание лицензионного договора недействительным судебная практика

Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Обзор документа

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 октября 2018 г. N С01-453/2017 по делу N А51-11422/2016 Суд оставил без изменения судебные акты о признании лицензионного договора недействительным, поскольку, отказав в иске в части применения последствий недействительности сделки относительно переданных истцом ответчику денежных средств, суд исходил из специального характера переданных истцу ответчиком объектов договора, а также из невозможности определить критерии разделения стоимости фактически полученного истцом по сделке

Резолютивная часть постановления объявлена 25 сентября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 октября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

рассмотрел кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Петровой Юлии Николаевны (г. Мытищи, Московская обл., 141021, ОГРН 315502900012474) на решение Арбитражного суда Приморского края от 20.03.2018 (судья Хижинский А.А.) и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2018 (судьи Култышев С.Б., Синицына С.М., Шевченко А.С.) по делу N А51-11422/2016 по иску индивидуального предпринимателя Петровой Юлии Николаевны к обществу с ограниченной ответственностью «Фирма Проджект» (ул. Прапорщика Комарова, д. 45, кв. 103, г. Владивосток, 690091, ОГРН 1152536005753) о признании лицензионного договора недействительным, применении последствий недействительности и взыскании убытков.

Лица, участвующие в деле, уведомленные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в судебное заседание суда кассационной инстанции не направили.

Суд по интеллектуальным правам установил:

Решением Арбитражного суда Приморского края от 08.12.2016 с ответчика в пользу истца взыскано 375 000 рублей неосновательного обогащения, 7 428 рублей расходов на уплату госпошлины, 20 000 судебных расходов на оплату услуг представителя. В остальной части в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2017 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 19.07.2017 решение Арбитражного суда Приморского края от 08.12.2016 по делу N А51-11422/2016 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2017 по тому же делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 20.03.2018, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2018, признан недействительным ничтожный договор от 16.11.2015 N Ф025, заключенный между истцом и ответчиком, с ответчика в пользу истца взыскано 6 000 рублей расходов по оплате госпошлины по иску и 20 000 рублей судебных расходов по оплате услуг представителя, в остальной части в удовлетворении исковых требований и заявления о взыскании расходов на уплату услуг представителя отказано.

Не согласившись с решением Арбитражного суда Приморского края от 20.03.2018 и постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2018, предприниматель обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит постановление отменить, решение изменить в части отказа в удовлетворении иска и заявления о взыскании расходов на уплату услуг представителя, удовлетворив исковые требования в полном объеме.

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на то, что суды не учли отсутствие исполнения ответчиком в полном объеме своих обязательств, предусмотренных спорным договором, поскольку истец не получил предусмотренное договором право на использование в предпринимательских целях фирменного наименования «общество с ограниченной ответственностью «Фирма Проджект» и коммерческого обозначения «FIRMA».

Предприниматель указывает, что на момент заключения спорного договора ответчик не имел зарегистрированного товарного знака «FIRMA»; общество не представило в суд доказательств того, что предоставленная истцу информация в рамках лицензионного договора (в том числе секреты производства (ноу-хау)), охраняется специальным режимом и имеет какую-либо коммерческую ценность.

Также предприниматель не соглашается с выводом судов об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований в части взыскания с ответчика расходов в размере 886 511 рублей, связанных с подготовкой истца к осуществлению предпринимательской деятельности по предоставлению парикмахерских услуг: аренду помещения, его ремонт, приобретение мебели, поскольку, по утверждению предпринимателя, если бы он знал об отсутствии возможности законного размещения вывески с указанием наименования франшизы «FIRMA», то сделка не была бы совершена.

Доводов в обоснование необходимости изменения судебных актов в части отказа в удовлетворении заявления о взыскании расходов на уплату услуг представителя истцом в кассационной жалобе не приведено.

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, заявили ходатайства о рассмотрении кассационной жалобы в их отсутствие, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Суд по интеллектуальным правам, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к выводу об отсутствии оснований для ее удовлетворения в силу следующего.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 6 статьи 1235 Кодекса лицензионный договор должен предусматривать: 1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство); 2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Согласно пункта 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (пункт 4 статьи 421 Кодекса).

В пункте 3 статьи 421 ГК РФ указано, что стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Вместе с тем в силу пункта 1 статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

В соответствии со статьей 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Согласно пункту 1 статьи 168 ГК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 данной статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки (пункт 2 статьи 168 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

В силу пункта 1 статьи 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (часть 2 статьи 167 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления его нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб) и неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 12 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1474 Кодекса предусмотрено, что юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет».

В соответствии с пунктом 2 статьи 1474 ГК РФ распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

Согласно пункту 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 5 статьи 1539 ГК РФ правообладатель может предоставить другому лицу право использования своего коммерческого обозначения в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором аренды предприятия (статья 656 ГК РФ) или договором коммерческой концессии (статья 1027 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1.2. договора лицензиат вправе использовать права для организации и функционирования собственного бизнеса с целью оказания услуг, указанных в Договоре в одной парикмахерской.

Согласно пункту 1.3. договора лицензиат осуществляет свою деятельность в соответствии с условиями договора и стандартами ведения бизнеса лицензиара. Лицензиат получает право на использование фирменного наименования и коммерческого обозначения лицензиара при реализации указанных в договоре услуг: на документации, связанной с оказанием услуг, на используемом оборудовании, в предложениях об оказании услуг, в объявлениях, на вывесках и в рекламе. Использование лицензиатом фирменного наименования и коммерческого обозначения лицензиара в иных случаях без разрешения лицензиара не допускается и расценивается как незаконное использование. Разделом 3 договора предусмотрена обязанность лицензиата уплачивать лицензиару вознаграждение в форме фиксированного разового платежа и фиксированных периодических платежей.

В разделе 3 договора предусмотрена обязанность лицензиата уплачивать лицензиару вознаграждение в форме фиксированного разового платежа и фиксированных периодических платежей.

В процессе исполнения договора истец в период с 18.11.2015 по 20.03.2016 перечислил на расчетный счет ответчика денежные средства в размере 375 000 рублей.

Ссылаясь на то, что спорный договор является недействительным, предприниматель обратился в суд с иском по настоящему делу.

Удовлетворяя исковые требования в части признания недействительным договора от 16.11.2015 N Ф025, суд первой инстанции, исходя из буквального толкования данного лицензионного договора, пришел к следующим выводам: договор представляет собой смешанный договор распоряжения исключительным правом на фирменное наименование, передачи права использования своего коммерческого обозначения, секретов производства (ноу-хау), а также других, предусмотренных договором объектов исключительных прав, стандартов ведения бизнеса, дизайна фирменного стиля; договор заключен с целью распоряжения исключительным правом на фирменное наименование и передачи права использования коммерческого обозначения, что исключает возможность признания договора недействительным только в этой части и влечет, в связи с его противоречием законодательству, признание договора недействительным (ничтожным) в полном объеме.

Отказывая в удовлетворении исковых требований в части применения последствий недействительности сделки относительно переданных истцом ответчику денежных средств в размере 375 000 рублей, суд исходил из специального характера переданных истцу ответчиком объектов договора, а также невозможности определить критерии разделения стоимости фактически полученного истцом по сделке, в частности встречного предоставления предпринимателю обществом стандартов ведения бизнеса, факт использования которых истцом не опровергнут и подтверждается сведениями об осуществлении предпринимателем деятельности в сфере парикмахерских услуг.

Отказывая в удовлетворении исковых требований в части взыскания денежных средств в размере 886 511 рублей, связанных с подготовкой к осуществлению истцом предпринимательской деятельности по предоставлению парикмахерских услуг: аренду помещения, его ремонт, приобретение мебели, суд исходил из отсутствия доказательств того, что указанные расходы являются убытками истца по смыслу статьи 15 ГК РФ, поскольку сложившийся правовой спор не ограничивает истца в использовании помещения и приобретенного имущества в предпринимательской деятельности.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

Ссылка ответчика на то, что суды не учли отсутствие исполнения ответчиком своих обязательств по договору в полном объеме, отклоняется судебной коллегией суда кассационной инстанции, поскольку отсутствие возможности со стороны ответчика исполнить все обязательства по договору, в первую очередь передать фирменное наименование «общество с ограниченной ответственностью «Фирма Проджект» и право использовать коммерческое обозначение «FIRMA», являлось основанием признания судами спорного договора недействительным (ничтожным).

Ссылки истца на отсутствие на момент заключения спорного договора у ответчика зарегистрированного товарного знака «FIRMA» и отсутствие доказательств того, что предоставленная предпринимателю информация в рамках лицензионного договора (в том числе секреты производства (ноу-хау)), охраняется специальным режимом и имеет какую-либо коммерческую ценность, не могут быть приняты судом во внимание, поскольку данные обстоятельства не влияют на правильность выводов, сделанных судами первой и апелляционной инстанции.

При этом суд апелляционной инстанции отметил, что об отсутствии достаточных правовых оснований для передачи истцу прав на товарный знак последний был достоверно осведомлен к моменту заключения договора, поскольку к указанному моменту товарный знак не был зарегистрирован, что не вызывало возражений сторон, а позиция истца об отсутствии у переданной ответчиком информации, составляющей ноу-хау, коммерческой ценности и правовой регламентации, прямо противоречит пункту 12 статьи 1225 ГК РФ, положениям главы 75 ГК РФ, а также собственным действиям по внедрению ставшего известным истцу ноу-хау ответчика в предпринимательскую деятельность истца.

Иные доводы кассационной жалобы, сводящиеся к несогласию с выводами судов первой и апелляционной инстанций относительно установленных обстоятельств спора, подлежат отклонению судом кассационной инстанции, поскольку направлены на их переоценку, что в силу статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается в суде кассационной инстанции.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют представленным доказательствам, и основаны на правильном применении норм материального права и соблюдении норм процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения принятых по делу решения, постановления, в связи с чем кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Суд кассационной инстанции не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей кассационной жалобы, относятся на заявителя кассационной жалобы на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Обзор документа

Суды признали лицензионный договор о передаче комплекса исключительных прав для открытия парикмахерской ничтожным. При этом они отказались возвращать истцу (лицензиату) платежи, перечисленные им по договору ответчику (лицензиару), а также взыскивать с ответчика расходы истца на подготовку к открытию парикмахерской (аренду помещения, ремонт, мебель).

Суд по интеллектуальным правам согласился с выводами предыдущих инстанций.

Поскольку переданные истцу объекты договора обладают специальным характером (например, ноу-хау, стандарты ведения бизнеса, дизайн фирменного стиля), невозможно определить критерии разделения стоимости фактически полученного по сделке для применения последствий ее недействительности.

Источник

Статья 1235. Лицензионный договор

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.

6. Лицензионный договор должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Комментарий к ст. 1235 ГК РФ

1. В абзаце 1 п. 1 комментируемой статьи в общем виде сформулировано понятие лицензионного договора как договора о предоставлении другому лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах. Аналогичные определения включены в Кодекс применительно к предоставлению права использования произведения науки, литературы и искусства (п. 1 ст. 1286 ГК), объекта смежных прав (ст. 1308 ГК), изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1367 ГК), селекционного достижения (ст. 1428 ГК), топологии интегральной микросхемы (ст. 1459 ГК), секрета производства (п. 1 ст. 1469 ГК), товарного знака (п. 1 ст. 1489 ГК). В отношении права использования коммерческого обозначения (п. 4 ст. 1539 ГК) Кодекс ограничивается констатацией допустимости перехода этого права по договору. В этом случае понятие лицензионного договора определяется непосредственно абз. 1 п. 1 комментируемой статьи.

В отличие от договора об отчуждении исключительного права (п. 1 ст. 1234 ГК), заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к лицензиату (п. 1 ст. 1233 ГК).

2. К упоминаемым в абз. 1 п. 1 ст. 1235 пределам использования лицензиатом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации относятся способы использования (абз. 2 п. 1, п. 6 комментируемой статьи), территория использования (п. 3 комментируемой статьи), срок использования (п. 4 комментируемой статьи).

3. Кодекс не содержит каких-либо общих требований к лицензиату. Однако договор о предоставлении права использования товарного знака, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (п. 7 ст. 1483 ГК), может быть заключен только с лицензиатом, обладающим исключительным правом на такое наименование (п. 3 ст. 1489 ГК).

4. Порядок заключения лицензионного договора в соответствии с п. 2 ст. 1233 ГК определяется в соответствии с гл. 28 ГК. Следовательно, к компетенции лицензиара относится решение вопроса о том, должен ли соответствующий договор заключаться путем проведения торгов либо путем направления оферты конкретному лицу или неопределенному кругу лиц. Однако Кодекс предусматривает особое регулирование для заключения договоров об открытой лицензии на основании публичной оферты в отношении предоставления права использования изобретения, полезной модели и промышленного образца (ст. 1368 ГК) и селекционного достижения (ст. 1429 ГК).

Кроме того, для заключения лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных Кодекс прямо допускает применение механизма договора присоединения (п. 3 ст. 1286 ГК).

5. В соответствии с абз. 1 п. 1 комментируемой статьи лицензионный договор может строиться как по модели консенсуального договора (п. 1 ст. 433 ГК), который считается заключенным с момента достижения сторонами согласия по всем его существенным условиям, так и по модели реального договора (п. 2 ст. 433 ГК), для заключения которого, кроме того, необходима передача соответствующего права использования.

Вопрос о выборе той или иной модели относится на усмотрение сторон, которые должны решать его в зависимости от того, в чем выражается интерес каждой из них в договоре и в чем состоит основная цель соответствующего договора. Очевидно, что реальная модель договора в наибольшей степени защищает интересы лицензиара, т.к. лицензиат лишен в этом случае возможности требовать передачи соответствующего права. В то же время, имея в виду, что основной целью лицензионного договора является предоставление права использования соответствующего объекта и получение соответствующего вознаграждения, оптимальной моделью следует считать консенсуальный договор.

6. В абзаце 1 п. 2 комментируемой статьи устанавливаются требования к форме и государственной регистрации лицензионного договора. Вопросам формы посвящены также положения п. 1 ст. 1286, ст. 1369, п. 1 ст. 1460, п. 1 ст. 1490 ГК, в которых применительно к произведению литературы, науки и искусства, изобретению, полезной модели и промышленному образцу, топологии интегральной микросхемы и товарному знаку воспроизводится требование абз. 1 п. 2 комментируемой статьи о письменной форме лицензионных договоров. В соответствии с п. 2 ст. 1286 ГК договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме. Во всех остальных случаях форма договоров определяется непосредственно абз. 1 п. 2 комментируемой статьи.

В соответствии с п. 2 ст. 1232 ГК государственной регистрации подлежат лицензионные договоры о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1353 ГК), селекционного достижения (ст. 1414 ГК), товарного знака (ст. 1480 ГК). Требование государственной регистрации воспроизведено в специальных нормах применительно к лицензионным договорам о предоставлении права использования изобретения, полезной модели и промышленного образца (ст. 1369 ГК) и товарного знака (п. 1 ст. 1490 ГК).

7. В абзаце 1 п. 5 комментируемой статьи в соответствии с п. 3 ст. 423 ГК установлена презумпция возмездности лицензионного договора. Следовательно, по общему правилу лицензиат обязан уплатить лицензиару вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В то же время допускается возможность заключения и безвозмездного лицензионного договора. В этом случае договор должен содержать прямое указание на его безвозмездный характер.

Презумпция возмездности лицензионного договора обладает, однако, некоторыми особенностями, связанными с тем, что в силу уникальности соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации к праву их использования в соответствии с абз. 2 п. 5 комментируемой статьи не могут быть применены правила п. 3 ст. 424 ГК, позволяющие путем сопоставления с ценой аналогичного товара восполнить отсутствующее в возмездном лицензионном договоре условие о размере причитающегося лицензиару вознаграждения.

Поэтому при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о вознаграждении или о порядке его определения соответствующий договор в силу прямого указания п. 5 комментируемой статьи считается незаключенным. Условие о вознаграждении в возмездном лицензионном договоре относится к числу его существенных условий (п. 1 ст. 432 ГК).

Положение абз. 2 п. 5 статьи последовательно проводится в п. 4 ст. 1286 ГК, в соответствии с которым в возмездном лицензионном договоре о предоставлении права использования произведения литературы, науки и искусства должен быть указан размер вознаграждения за использование произведения или порядок исчисления такого вознаграждения. Кодекс допускает выплату лицензиару вознаграждения по такому договору в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. Данное положение, хотя и сформулировано в Кодексе применительно к сфере авторского права, может по аналогии применяться для определения формы выплаты вознаграждения лицензиарам и по другим возмездным лицензионным договорам.

В соответствии с абз. 3 п. 4 ст. 1286 ГК Правительству РФ предоставлено право устанавливать минимальные ставки авторского вознаграждения за отдельные виды использования произведений науки, литературы и искусства. Это положение, напротив, носит исключительный характер и не распространяется на возмездные лицензионные договоры о предоставлении права использования других результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Последствия нарушения лицензиатом обязанности по уплате вознаграждения за предоставление права использования объектов авторских и смежных прав установлены в п. 4 ст. 1237 ГК.

8. К числу существенных условий лицензионного договора в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК и п. 6 комментируемой статьи относятся условие о предмете договора и о способах использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При отсутствии в лицензионном договоре соглашения сторон об этих условиях соответствующий договор считается незаключенным.

Условие о предмете договора предполагает указание на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору. Выдача охранных документов, удостоверяющих соответствующее исключительное право, предусмотрена Кодексом для изобретения, полезной модели и промышленного образца (ст. 1353 ГК), селекционного достижения (ст. 1414 ГК) и товарного знака (ст. 1481 ГК). Отсутствие в лицензионном договоре соответствующих сведений в отношении других результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации не может рассматриваться как признак отсутствия согласования сторонами одного из существенных условий лицензионного договора и соответственно не является основанием для признания такого договора незаключенным. Требование подп. 1 п. 6 комментируемой статьи не распространяется на свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара (ст. 1530), т.к. Кодекс не допускает распоряжение исключительным правом на это средство индивидуализации. Не распространяются эти требования и на свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ и базы данных (п. 3 ст. 1262 ГК) и свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы (п. 5 ст. 1452 ГК), т.к. эти свидетельства не могут рассматриваться в качестве правоустанавливающих документов ввиду факультативного характера регистрации указанных результатов интеллектуальной деятельности.

Способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации исчерпывающим образом предопределяют перечень действий, которые лицензиат вправе совершать в отношении соответствующего результата или средства, и соответственно перечень прав лицензиата. При этом в соответствии с абз. 2 п. 1 комментируемой статьи право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Этому правилу корреспондирует указание п. 3 ст. 1237 ГК, в соответствии с которым использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации за пределами прав, предоставленных лицензиату по лицензионному договору, влечет его ответственность за нарушение исключительного права, установленную Кодексом, другими законами или договором.

9. К числу обычных условий лицензионного договора, не требующих, в отличие от существенных условий, непременного согласования сторонами, относятся условия о территории использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 3 ст. 1235), о сроке действия лицензионного договора (п. 4 ст. 1235), а также о сроке и порядке представления лицензиатом отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 1 ст. 1237 ГК).

Необходимость включения в лицензионный договор условия о территории допустимого использования предопределяется территориальным характером исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Кодекс предусматривает различные условия действия на территории Российской Федерации исключительных прав на произведения литературы, науки и искусства (ст. 1256), на объекты смежных прав (п. 3 ст. 1304, ст. ст. 1321, 1328, 1332, 1336, 1341), на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1346), на селекционные достижения (ст. 1409), на товарный знак (ст. 1479), на коммерческое обозначение (п. 1 ст. 1540).

В соответствии с п. 3 комментируемой статьи, в основу которого положены нормы Закона об авторском праве (п. 1 ст. 31), отсутствие в лицензионном договоре указания на территорию, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, не влечет признание договора незаключенным. В этом случае лицензиат вправе осуществлять свои права на всей территории Российской Федерации. Для предоставления лицензиату права использования такого результата или средства только на части территории Российской Федерации, а также за ее пределами в договоре должно содержаться прямое указание на соответствующую территорию.

Вопрос об использовании соответствующих объектов на территории иностранного государства не всегда зависит только от усмотрения сторон, а требует в целом ряде случаев, чтобы на территории этого государства признавались исключительные права, возникшие в другом государстве. Эти цели обычно достигаются путем предоставления иностранным правообладателям национального режима либо путем заключения многосторонних международных соглашений, распространяющих охрану, предоставленную на территории одного из участвующих в таком соглашении государств, на территорию других его участников.

10. Необходимость включения в лицензионный договор условия о сроке его действия предопределяется срочным характером исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Кодекс предусматривает различные сроки действия исключительных прав на произведения литературы, науки и искусства (ст. 1281), на объекты смежных прав (ст. ст. 1318, 1327, 1331, 1335, 1340), на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1363), на селекционные достижения (ст. 1424), на топологию интегральной микросхемы (ст. 1457) и на товарный знак (ст. 1491).

Сроком действия исключительного права в соответствии с абз. 1 п. 4 ст. 1235 ограничивается максимальная продолжительность срока действия лицензионного договора. В свою очередь, срок действия лицензионного договора предопределяет продолжительность действия сублицензионного договора (п. 3 ст. 1238 ГК). В соответствии со ст. 190 ГК срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. В случае, когда срок действия лицензионного договора установлен с нарушением правила абз. 1 п. 4 комментируемой статьи и превышает срок действия исключительного права, такой договор должен считаться заключенным на срок действия исключительного права. В этом случае по аналогии подлежит применению правило п. 3 ст. 1238 ГК.

В абзаце 2 п. 4 ст. 1235 определена максимальная продолжительность действия лицензионного договора в случае, когда в самом договоре срок его действия не определен. Исключение из этого правила, которое имеется в виду в комментируемой норме, установлено в п. 2 ст. 1469 ГК, в соответствии с которым лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства может быть заключен без указания срока его действия, т.е. на неопределенный срок. Другим исключением, которое охватывается оговоркой абз. 2 п. 4 комментируемой статьи, будет заключение лицензионного договора менее чем за пять лет до истечения срока действия исключительного права. В этом случае в соответствии с абз. 1 п. 4 срок действия лицензионного договора будет составлять менее пяти лет.

В абзаце 3 п. 4 комментируемой статьи имеется в виду досрочное прекращение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, использование которого является предметом лицензионного договора. Из этой нормы следует, что лицензионный договор прекращается во всех случаях, независимо от оснований, по которым было принято решение о досрочном прекращении исключительного права.

В случае признания недействительным предоставления правовой охраны результату интеллектуальной деятельности или средству индивидуализации Кодекс предусматривает сохранение действия лицензионных договоров о предоставлении права использования изобретения, полезной модели и промышленного образца (п. 4 ст. 1398 ГК), о предоставлении права использования селекционного достижения (п. 3 ст. 1441 ГК), а также о предоставлении права использования товарного знака (п. 6 ст. 1513 ГК), заключенных до признания недействительным предоставления соответствующего исключительного права, в той мере, в какой они были исполнены к этому моменту. Иначе говоря, в указанных случаях лицензионные договоры прекращают свое действие только на будущее время.

Использование лицензиатом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации после прекращения действия лицензионного договора влечет в соответствии с п. 3 ст. 1237 ГК предусмотренную законом или договором ответственность за нарушение исключительного права.

11. Помимо предусмотренных комментируемой статьей условий лицензионного договора, распространяющихся на все результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в отношении которых допускается распоряжение исключительным правом, Кодекс устанавливает целый ряд условий лицензионных договоров о предоставлении права использования отдельных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Особым условием издательского лицензионного договора является обязанность лицензиата начать использование произведения в определенный договором срок (п. 1 ст. 1287 ГК). Условие о передаче заказчику материального носителя может быть предусмотрено сторонами при предоставлении права использования произведения науки, литературы или искусства по договору авторского заказа (п. 2 ст. 1288 ГК).

В течение всего срока действия договора о предоставлении права использования секрета производства лицензиар обязан сохранять конфиденциальность секрета производства. В свою очередь, лицензиаты обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия исключительного права на него (п. 3 ст. 1469 ГК).

Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром, а лицензиар, в свою очередь, вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия (п. 2 ст. 1489 ГК).

Предоставление права использования коммерческого обозначения допускается только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется (п. 4 ст. 1539 ГК).

12. Поскольку в соответствии с п. 1 ст. 1233 ГК заключение лицензионного договора не влечет перехода исключительного права к лицензиату, необходимо урегулировать последствия перехода этого права от лицензиара к другим лицам в период действия лицензионного договора. В пункте 7 комментируемой статьи эти последствия сформулированы по модели арендных отношений (п. 1 ст. 617 ГК), предопределяющей сохранение прав арендатора, обременяющего право собственности, в случае перехода права собственности к другим лицам. Указанный подход было необходимо прямо сформулировать в п. 7 комментируемой статьи ввиду невозможности в силу нематериального характера объектов исключительного права применения к ним указанного режима арендных отношений только по аналогии закона.

13. В соответствии с п. 4 ст. 1027 ГК к комплексу исключительных прав, включающему, в частности, исключительные права на товарный знак, на коммерческое обозначение, на секрет производства, правила о лицензионных договорах подлежат применению, если это не противоречит положениям гл. 54 ГК и существу договора коммерческой концессии.

Судебная практика по статье 1235 ГК РФ

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательства, установив, что предприниматель надлежащим образом своих обязательств по договору коммерческой концессии от 30.12.2015 N 67 по перечислению роялти за предоставленное обществом право использования в предпринимательской деятельности комплекса исключительных прав не исполнил, придя к выводу о наличии у ответчика задолженности в размере 34 000 руб., а также обязанности по оплате неустойки, предусмотренной пунктом 3.4 договора, суды, руководствуясь статьями 310, 330, 1226, 1227, 1229, 1233, 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации, удовлетворили исковые требования общества.

Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев заявленное сторонами ходатайство об утверждении мирового соглашения, установив, что его условия напрямую нарушают права правообладателя спорного аудиовизуального произведения «Маугли», который не является участником мирового соглашения, руководствуясь частью 2 статьи 138, статьей 139, частью 2 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 1 статьи 1233, абзацем вторым пункта 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу об отсутствии оснований для его утверждения.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды первой и апелляционной инстанций руководствовались статьями 166, 174, 181, 195, 200, 1102, 1235, 1250, 1252, 1515 ГК РФ, разъяснениями, содержащимися в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», от 26.06.2018 N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Суд по интеллектуальным правам, руководствуясь статьями 451, 453, 716, 719, 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласился с выводами суда апелляционной инстанции, не установив нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 АПК РФ основаниями для отмены обжалуемого судебного акта.

Оценив представленные в дело доказательства и отказывая в удовлетворении иска, суды руководствовались статьями 450, 451, 452, 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.1998 N 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения».

Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, приняв во внимание пункт 7.1 Стандартных условий и разделы Е, K, L, M Главного приложения лицензионного соглашения, пункт 7.6 лицензионного соглашения, учитывая не представление ответчиком доказательств уплаты лицензионных платежей, руководствуясь статьями 309, 317, 395, 1233, 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации, признав расчет размера задолженности и неустойки обоснованным, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска.

Изменяя определение от 05.02.2018, суд апелляционной инстанции руководствовался положениями статей 16, 71 и 100 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статей 1030, 1225 и 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из доказанности наличия и размера задолженности перед кредитором в сумме 2 262 500 руб.

Повторно исследовав и оценив в совокупности и взаимной связи представленные в дело доказательства по правилам главы 7 АПК РФ, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 385, пункта 7 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, изложенными в пункте 13.8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», установив, что задолженность по лицензионным договорам отсутствует, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска.

Исследовав и оценив все представленные сторонами доказательства в обоснование своих требований и возражений, руководствуясь положениями статей 167, 309, 421, 422, 431.1, 1009, 1102, 1109, 1027, 1028, 1232, 1235, 1466, 1477, 1481, 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 70 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», протолковав условия договора и установив, что спорный договор не является договором коммерческой концессии, подлежащим государственной регистрации, а является смешанным и включает условия как лицензионного договора, так и договора возмездного оказания услуг, придя к выводу, что предпринимателю в составе спорного договора не передавались права использования какого-либо товарного знака (знака обслуживания), а переданный в комплексе прав по спорному договору логотип не может быть признан товарным знаком, принимая во внимание, что договор исполнялся, поэтому стороны не вправе ссылаться на его недействительность как на основание для освобождения их от исполнения обязательств по нему, суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске.

Установив, что спорное обозначение используется ответчиком для товара, который является однородным товару 32 класса МКТУ, для которого предоставлена правовая охрана товарному знаку завода по свидетельству Российской Федерации N 111571, признав, что производство ответчиком товара с использованием обозначения, обладающего высокой степенью сходства с товарным знаком, является нарушением исключительных прав завода, суды, руководствуясь статьями 1229, 1233, пунктами 1 и 2 статьи 1235, статьями 1477, 1480, 1482, 1484, пунктом 3 статьи 1252, статьей 1506, частями 1, 2, 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая разъяснения, содержащиеся в пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», удовлетворили исковые требования завода.

Источник